美国专利法中专利权限期的特色

袁丹吉

对於专利权限期,多数人都清楚现在国际间所共认的限期为从申请日起20年。但对於美国的专利而言,这限期可能是20年,但也有可能是多於20年或少於20年。

一般来说,美国专利限期是20年。但在何种情况下专利的限期会少於20年呢?

少於20年

根据专利法第253条款(35 USC 253; 37 CFR 1.321(a); MPEP 1490) 规定,专利权人为了取得专利权,可以放弃该专利应享有全部的20年专利权。这是透过"限期放弃书"(Terminal Disclaimer)的方式来达成的。为什麽专利权人愿意放弃应享有的20年专利限期呢?

在实务专利申请时,专利权人可能会遇到专利权人自己的先前技术(可能是已被授权的专利、或是已被公开的专利说明书)与本身之後的申请书有衝突,但基於为了 保护之後的申请书的权利项範围,愿意放弃先前专利的部分限期。

比方说,某专利权人先前已被授权的专利的权利项(例、甲专利)。甲专利当初是2005年一月二日申请,因此,依照规定,甲专利将享有到2025年一月二日的限期。专利权人两年後(2007年一月二日)申请了新的说明书(例、乙说明书),而乙说明书的权利项与甲专利权利项範围相近。若乙说明书顺利被授 权成乙专利,该限期将会是2027年一月二日。 在乙说明书审查的过程中,美国专利局审查员以最广範围解释权利项的原则来审查乙说明书的权利项时,审查员对乙说明书可能会提出"重複专利的驳回" (double patenting rejection)。这重複专利的驳回的理由是因为专利权人已取到授权的甲专利,虽然乙说明书的权利项範围相近但不同,但对审查员而言,专利权人有企图 利用不合理方式来延长法定的20年限期的嫌疑。 通常,审查员对专利权人提出此类的驳回理由时,会提示可能被审查员接受的答辩方式。一种方式是对乙说明书的权利项範围做修改,使得修改後的权利项对 甲专利符合新颖度与创造性。另一种方式就是由专利权人签署限期放弃书,专利权人为了让乙说明书能够授权为乙专利,同意放弃乙专利部分的专利限期,进而使甲 专利与乙专利有同样的限期。

也就是说,乙专利的权力限期将同时跟甲专利一样在2025年一月二日到期,专利权人愿意放弃了乙专利限期中的最後两年。当然, 专利权人也许会提出答辩,不对权利项做修改,也拒签限期放弃书,但其他的答辩方式或策略并非此文主题,因此笔者在此不便细谈。

多於20年

但又在何种情况下,美国专利限期会多於申请後20年呢? 依照美国专利法154条款(35 USC 154; MPEP 2710),有个所谓"专利限期调整"的规定(patent term adjustment)。美国专利是可能因为在专利局审查过程中的延误,把审查延误的时间天数,加到原有的20年限期中。 依照目前的规定,专利局需要达到以下的几个审查时间表:

  • 在说明书申请日起14个月内要对申请人做出实质的审查阶段的通知书(即核驳书)(first Office action);
  • 在申请日起叁年内要授权专利书;
  • 在缴交领證费用的四个月内要完成授权;

不过,若申请人要是在审理过程也有所耽搁(例如,并未在规定的时间内答辩专利局的通知书),这申请人的耽搁也相对地会减少最後专利限期调整的天数。 因此,若是专利局没有达到以上的时间规定,申请人在收到授权通知书中,专利局会告知申请人该专利权限期是否有所调整。依照目前专利局尚未审查囤积量来说,绝大多数的申请书都会从专利限期调整规定受益。

对於那些需要经过美国食品及药物管理局(Food and Drug Administration)审查的专利,可透过另一个“延伸专利限期”(patent term extensions) (PTE) 的程序来对专利限期作延长(35 USC 156)。与上述不同的一点在于这PTE的程序是针对美国食品及药物管理局的拖延或延误作的补偿,并非是针对美国专利局。

因此,看似简单的专利限期,实际上,并非容易呢!

 

***备註*** 本文所提到的专利指的是直接从美国本土在1995年六月八日後申请的实用专利(utility patent)(类似於中国的发明专利)以及植物专利(plant patent),因为这两种专利的限期才是20年。而新式样或是外观设计专利(design patent)的限期是授权开始日14年,因此以上所叙述的两种情形对新式样或是外观设计专利皆不适用。对於1995年六月八日前申请的实用专利以及植物 专利的限期,申请人可选择哪个对专利能享有最长的限权:授权後17年或申请日起20年。