Quanta v. LGE – 专利权耗尽原则新解释?

袁丹吉

(上诉原告) Quanta Computer (以下简称Quanta) v. (上诉被告) LG Electronics, Inc. (以下简称LGE) (2008)

判决时间: 2008年 六月九日 (June 9, 2008)

原由:

LGE 购买3个有关电脑系统的专利,这3个专利是4939641(在一个多处理机的系统内,当每个处理机各有一快速缓衝贮存区储存资讯时,此专利能有效辨识储存 的资讯是否与在主计忆体中的资讯是同步的,也说明该资讯是否存在於不止一个快速缓衝贮存区内)、5077733(当多数电脑零件靠一汇流排连接至记忆体, 若要同时要使用汇流排,此专利确保了每个零件使用汇流排得优先权,也防止使用过的零件占有汇流排及等待固定时间才可使用汇流排的问题)和 5379379(在最短时间内、不产生错误的情况下,能有效率地储存资讯到记忆体与从记忆体取阅资讯)。之後将这3个专利授权於Intel (英特尔)。而这授权协定包括允许Intel”製造、使用、贩卖 (直接或间接)、意售、进口或消毁含盖LGE专利的Intel的处理机或晶片组”。

双方除了这项授权外,该授权协定还包括以下限制:此授权并不包括在此授权协定双方以外的第3者,更不包括允许第叁者结合非二方的零件。 该授权协定并说明不改变专利权耗尽原则(doctrine of patent exhaustion)的解释,但补充:在与本授权协定无抵触的情况下,双方同意,若专利权耗尽原则适用於任何一方对授权产品的贩卖行为,该行为将不限制或改变专利权耗尽原则的效果。 就此之後,Intel递交其客户一项书面协定,说明虽然其客户向Intel购买的产品将不侵犯LGE的专利,但客户并不允许将非Intel的产品一 并与Intel的产品组合在客户所製造的产品中。

而Quanta正是一家Intel的客户,而且将Intel的晶片与非Intel的产品拼装在 Quanta所贩卖的电脑里。

Quanta与LGE纠纷起於LGE控告Quanta专利侵权,Quanta提出因为专利权耗尽原则,因此无侵权可言。在地区法庭判决中,地区法庭 先同意Quanta说词,但之後却认为专利权耗尽原则不适用於程序(method)独立项,但因为此案牵扯到的专利都有程序独立项,因此Quanta涉及 侵权。巡迴上诉法庭一方面同意地区法庭的判决,但若该判决不成立,另一方面认为专利权耗尽原则并不适用,因为LGE并未授权Intel贩卖Intel的产 品给Quanta来与非Intel的产品来作组合。

分析摘要:

这已遵循超过150年之久的专利权耗尽原则,是用於限制已经过最初贩卖的专利权之商品。而此案所涉及之争议,在於这专利权耗尽原则是否依然对一需要连接额外零件之专利系统中的零件的贩售有限制作用。最高法庭不同意巡迴上诉法庭的决定与分析如下: 专利权耗尽之概念出於”[W]hen the machine passes to the hands of the purchaser, it is no longer within the limits of the monopoly”(”当买方买下该专利机器後,该产品就已不再是垄断範围内。”)Bloomer v. Millinger, 1 Wall. 340, 351 (1864). 而在分析本案前,先来解释对此案有关键性的前例的案子United States v. Univis Lens Co., 316 US 241(以下简称”Univis”)。 在该案中,当时的最高法庭说明了专利权耗尽原则对於有关整体之零件或部份作用。Univis Lens 是家拥有镜片专利的公司,该公司将其专利授权一买主来製造镜片模体用来结合不同镜片作成双焦距或叁焦距的镜片,之後再以协定过的价格售给其他与 Univis Lens公司的授权商。而被授权的批发商将模体製成专利产品,之後再依固定价卖给与Univis Lens签约的零售商,之後就照同固定价再卖给消费者。而联邦政府依非垄断法控告Univis Lens公司非法限制贸易,但Univis Lens反驳该公司有专利权。

当年的最高法庭认为Univis的专利包括成品镜片的专利权,因此,判定”模体包含了包含了专利中必要的专利中必要的特色,而本身在未磨平与磨亮 前,并无用途。”总而言之,最高法庭认为对於专利权耗尽的传统标準也适用於一个充分地包括专利但却并非完全地实践专利的物品,而该物品的唯一与预期的用途 即是完成专利。 在此基础上,最高法庭判定耗尽原则在程序权利项的作用是与其他权利项一样的,因此,当一个包括程序权利项的产品贩售了,对於该程序权利项的专利权即 耗尽。(除了Univis 案例外,另参考Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 US 436, 446, 457 (1940).)

拆文解字

这个案子继续肯定了专利权耗尽原则,而也同时保障了下游购主,因为像LGE或Intel这类上游厂商,在贩卖了其专利产品後,还继续向下游购主收取 可能的授权费,或是威胁侵犯专利权。这违反了基本的原则”当产品是合法的製造与购买後,专利权主将不能限制其使用权。

而此案的最大赢家是Intel,因为 他们从LGE取得优惠的授权费,也争取了Quanta下游商使用其晶片的费用。最重要的是,他不需要像LGE与Quanta打官司直奔美国最高法庭,省了 百万美金律师费用以及诉讼中所造成生产线的麻烦。值得学习。

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