巡迴上诉法庭对 Bilski 案的肯定?

[袁丹吉]

巡迴上诉法庭在2010年九月16日对Prometheus Laboratories, Inc.v. Mayo Collaborative Services 上诉做出判决, 并且依前案例(针对商业程序(business method) 专利In re Bilski)中所新规範的分析标準, 认定Prometheus 的两个医药治疗方式专利符合专利法101条款的”可专利项目”。

但其判决是否也同时暗示了Bilski案只适用於商业程序专利呢?

原由:

此案的是有关於原告的两个专利: 6355623 与 6680302。这两个专利所要求的权利项皆是有关於医药治疗方式,说明了从最初将药剂注射治病人体内到後来决定药剂量是否要调整来减少药剂的副作用。 被告认为这些方式无非是依照一种化学的自然现象,并非针对方法、机械、製造、或化学结构的新发明或改进。尤其是在Bilski判决案後,原告的方法既非与 特定机械有互动,也缺少将特定的物质转换至另种状态或物质,因此是个无效的专利。

分析:

被告应该是胸有成竹地相信这上诉应该是八九不离十地赢定了。因为根据最近一系列有关程序或是方式专利的诉讼与专利审理,从Bilski案判决後,地 方法庭与专利局的态度是非常负面,专利被认定无效的机会大幅增加。可惜人算不如天算,巡迴上诉法庭前天却不按牌理出牌地认定医疗方式专利符合第101条。

巡迴上诉法庭重申对Bilski案中所的分析规範的肯定,也在此案做出详细的解释与如何将该规範应用於此案。该规範说明了在分析程序或方式专利时, 所必须探讨的问题是专利中的方式权利项是否必须

(1)与特定的机械或设备有互动,或是必须

(2)将特定的物质转换至另种状态或物质。

对於第一个条件,这互 动不涵盖”额外”与”非关键性”的互动,也不包括与”一般”的机械或设备的互动。 因为这两个专利权利项中皆未与任何机械有互动,因此巡迴上诉法庭省略了这部分的分析。但对於”转换”条件中,巡迴上诉法庭给予了明确的说明,也就是 说,医药治疗方式本身就是具有”转换至另种状态或物质”的本质,因为它使药剂与病人身体接触,使得病人的身体因为剂量中的化学成分有所反应,进而对疾病有治疗 的效果。虽然化学反应是依照自然现象,但医治病人本身并非自然现象。而且专利中所要求的权利项中所叙述地”administering” 与”determining”步骤并非只是一般地收集数据, 他们是医药治疗方式的程序之一。 因此,原告的专利符合第101条款的规定。

拆文解字:

从此案可看出巡迴上诉法庭对医药治疗方式是可专利範围的肯定,但是否也同时拘限了Bilski判决的影响力? 也就是说,Bilski只适用於商业方式专利与软体专利,并非适用於其他的”方式或程序”专利。虽然这个案子是在应用Bilski案的分析规範的分析模 式,才得到专利有效的判决。但对於巡迴上诉法庭对医药治疗方式专利坚决的肯定,也同时认定了某些方式具有”转换”的本质,无需讨论机械上的互动。

总之,美国最高法院也 在今年2011年已接受此案的上诉。因此,对於美国”方式或程序”专利,特别是医药治疗方式专利的最终分析规範,也只有拭目以待了。

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