专利局之权限

袁丹吉

(原告) GSK v. (被告) 专利局

判决时间: 4/1/2008

官司摘要:

此案针对的是专利局於去年8月21日所公佈的「改变继续审核做法、不分明专利权之申请书及审查专利权限最後规定」(之後以规定简称)的无效陈情。 该规定的内容包括更改专利申请人能够申请的权利主张的数目,需要对专利局提出的證据内容、项目等。 分析摘要: 地区法庭认为专利审查是由专利法所规範,而发明人皆依循其规定,递交专利说明书。说明书内容包括叙述部份,其叙述部份还包括了权利主张(至少一个)来对发 明人的发明做个法定上的保护範围陈述。而专利审查员将依照专利法订的审查标準对专利说明书做评估。在审查过程中,审查员可能会对其权利主张提出拒绝的理 由,若在经过审查交涉後,审查员可能会提出最後拒绝的理由,之後发明人可提出重新审查的请求(无次数限制),继续与审查员交涉。若最後有权力主张符合了其 专利法标準,专利局即颁发专利予发明人,享有从申请日起20年对其专利权利的保护 。而在专利公告之前,发明人还可依据最初的申请书为优先申请日,申请後续的申请书。

而这次专利局在8/21日所公告的规定,在为了使得审查过程更有效率,减少後续的申请书等其他因素下,专利局除了其他规定外,最主要地限制一个发明 人可以提出重新审查的请求的次数,并限制权利主张的数目,还限制了後续申请书的次数,并且提高发明人对其他规定所必须递交的文件审核标準。

地区法庭认为,专利法第二条(b)(2) (35 USC 2(b)(2))中说明了专利局的权限。专利局的职务包括”列订与专利法不相抵触之规定”。其规定包括是用於规範代理人之行为,以及设定对审理说明书合理 地限期与标準。也因为如此,专利局认为8/21日的规定是符合其职务内合法批准的规定,因为其内容符合了”设定对审理说明书合理地限期与标準”的权限,没 有实质或程序之分,即使有区分,这些规定皆是程序上的规定。 然而,地区法庭不同意专利局的论说,因为最高法庭对专利法第二条(b)(2)解释明确地说明专利局无权对专利法做出实质上的解释,而这些规定也并非 纯粹是程序上的规定也并非是牵连到实质後果的程序规定。而是实质上改变了现有法律并更改申请人的权益的规定。比方说,该8/21的规定限定了申请人有权申 请两个後续说明书、一个重新审查的请求及25个权利主张项(5个是独立项)权利。但现有的专利法并未有所数目上与权益上的限制。并且,该规定也将说明书的 审核负担从审核员身上转移到申请人身上。从此可见,专利局以具体地改变了现有专利法所赋予申请人的权利,因此该规定是无效的。

後续

专利局於5月7日向巡迴法庭对美维吉尼亚州联邦法庭於四月1日的判决提出

拆文解字

从从事专利说明书撰写一职的角度来看,专利局所推行之规定大大地增加了专利代理人对客户的不同风险与专利权策略的建议範围,并且加深我们对每个新规定的步 骤工作考虑範围,照理说,以一个专利律师偏心的角度而言,这是件好事,因为取得专利一职,难度加高了,律师们得到的合理报酬,也会水涨船高地上扬。

而专利经常被视为一项投资,若取得专利的成本增加了,发明人或企业适量地减少专利申请数字,而这也就达到专利局当初推行此规定的目的。 专利局也希望从量少来进而提高专利品质;毕竟专利书并非只是份简单的公文,被批准的专利的好坏,皆在於其中的权利要求部份的用词妥当程度。好的专利,在精 準中带模糊,达到不侵前人之专利,但却涵盖来者之发明的境界,再加上能面对诉讼的严格拆骨检视,使得发明人或授权公司在专利权期20年中得到最高的商业报 酬。

可是专利申请数量并非只包括美国本身所直接申请的专利,从国外所申请的美国专利亦是相当惊人。 但对发明人,不管是家喻户晓的世界知名厂商,或是小本生意,还是发明个体户,这次规定严重地增加了他们的新颖概念可得到商业报酬的关卡,甚至加重金 钱枷锁,使得发明个体户在无法承担庞大的费用下,必须寻求发明开发公司协助,但也因此失去享有专利权的机会。尤其是该规定中限制了每个说明书可包括的权利 项,若超过25项,必须提出额外说明等,而这说明对事後可能在司法程序上的影响,该规定亦未交代清楚,让发明人左右为难。

可惜这次专利局所推行的规定过於强烈,异於常态的影响发明人原有的权利,因此在从公开到预计执行生效的短短2个月中,专利团体的反应激烈,互相讨论 其看法与对策。 但整体来说,巡迴法庭这次可能将对规定中条条分析与审核其有效性,并非全盘接受,也不全盘否决专利局的努力,也许会透露给专利局可行的方向等。 将拭目以待了。

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